Kort geding over smeerdip Jumbo

door: Boris Reijne

Boris Reijne
juridisch medewerker

i-ee
Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel. 0251 - 36 20 37, Fax 0251 - 36 20 47, e-mail.
 
foto: © Carina Meijer

De partijen in deze rechtszaak zijn Heksenkaas B.V. (eiser), de producent van Heksenkaas en Kühlmann (gedaagde), producent van Dip&Smeer’m dat door Jumbo wordt verkocht. Kühlmann is blijkens de uitspraak een voormalig producent van een belangrijk ingrediënt van Heksenkaas.[2]

Een kort geding is een spoedprocedure om een tijdelijke uitspraak te krijgen van de rechter als de uitkomst van een normale procedure niet kan worden afgewacht. In dit geval zou de schade door de inbreuk verder oplopen door het afwachten van een normale procedure. Voor een kort geding zijn verschillende vereisten, maar een volledige behandeling van deze voorwaarden valt buiten het bestek van deze bijdrage.[3]

De grondslag voor de vordering van Heksenkaas B.V. is een inbreuk op haar merkenrecht. Heksenkaas B.V. heeft het totale uiterlijk van de verpakking van heksenkaas zowel met als zonder het woordmerk ‘HEKS’NKAAS’ daarop geregistreerd.[4] In de beide registraties staat: ’Het merk bestaat uit het uiterlijk van de afgebeelde verpakking.’

Interessant is dat Heksenkaas B.V. eerder (onsuccesvol) heeft geprobeerd om haar producten te beschermen via een beroep op het auteursrecht van de smaak.[5] Zij stelt dat de verpakking van de Dip&Smeer’m smeerdip vanwege diverse overeenstemmende elementen dezelfde totaalindruk maakt bij het winkelende publiek, waardoor verwarring kan ontstaan. Uit marktonderzoeken (3) is gebleken dan ongeveer 50% van de respondenten het uiterlijk van de verpakking van Heksenkaas herkent als daarop niet het woordmerk Heks’nkaas wordt vermeld. Daaruit valt te concluderen dat het uiterlijk van de verpakking een grote bekendheid geniet bij het publiek.

Blijkens de jurisprudentie geldt dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek achterlaat in bepaalde omstandigheden door één of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.[6] Tevens is bepaald dat als een woordelement deel uitmaakt van een beeldmerk, dat nog niet noodzakelijkerwijs het dominerende bestanddeel van het geheel hoeft te zijn.[7] Dat is van belang omdat het uiterlijk van de verpakkingen wel op elkaar lijkt, maar de belettering (oftewel het woordmerk) niet. Kühlmann heeft de rechter niet kunnen overtuigen dat de naam Dip&Smeer’m het dominerende bestandsdeel is. De rechter neemt in die overweging mee dat Dip&Smeer’m een zuiver beschrijvend woordmerk is voor een smeerdip.

Daarom komt de rechter tot de conclusie dat het woordmerk Dip&Smeer’m het verwarringsgevaar vanwege het vergelijkbare uiterlijk van de verpakkingen niet wegneemt, en Kühlmann dus inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Heksenkaas B.V. Kühlmann mag de Dip&Smeer’m smeerdip die zij heeft ontwikkeld voor de Jumbo daarom niet meer in de huidige verpakking produceren en verkopen. De rechter geeft ook aan dat het aannemelijk is dat die inbreuk niet onbedoeld is geweest, omdat Kühlmann betrekkelijk eenvoudig de verpakking in een andere kleurstelling of met een andere grafische weergave in de markt had kunnen brengen.

De rechter veroordeelt Kühlmann tot het staken van de inbreuk, tot het doen van opgave van de totale verkoop en winst aan de advocaten van Heksenkaas B.V. binnen 30 kalenderdagen beide op straffe van een dwangsom. Daarnaast wordt Kühlmann veroordeeld tot het betalen van de (volledige) proceskosten van Heksenkaas B.V.

Al met al heeft Heksenkaas B.V. dit kort geding dus gewonnen. Omdat de vordering in kort geding is ingesteld moet, op grond van artikel 1019i Rv, binnen 6 maanden na de datum van het vonnis een bodemprocedure worden ingesteld. In die bodemprocedure wordt de kwestie meer inhoudelijk behandeld. In andere woorden: met dit vonnis is dus nog niet alles gezegd omdat de rechter in een bodemprocedure tot een ander oordeel zou kunnen komen. Gelet echter op de grote overeenstemming tussen het uiterlijk van de verpakkingen ligt dat echter niet voor de hand.